Bay Louboutin ve firması Christian Louboutin SASdış tabanı kırmızı renkli olan yüksek topuklu ayakkabı tasarlamaktadır. Bay Louboutintarafından bu marka (kırmızı taban, ancak şekilde kırmızı tabanlı bir yüksek topuklu kadın ayakkabısı yer almakla birlikte bu ayakkabı şeklinin markaya dahil olmadığı vurgulanmış) 2010 yılında Benelux ülkelerinde ayakkabı sınıfı için marka olarak tescil ettirilmiştir. 2013 yılından itibaren ise yüksek topuklu ayakkabılar için tescil ettirmişlerdir.
2012 yılında ise başka bir teşebbüs Van Harentarafından kırmızı tabanlı yüksek topuklu ayakkabıları satmaya başlamıştır. Bu durum üzerine, Bay Louboutinve şirketi, tescilli markasınınVan Harentarafından ihlali edildiği gerekçesi ile Hollanda’da dava açmıştır.
Davaya bakan Hollanda yerel mahkemesi, AB Marka Yönergesine göre şekil (= shape, Form) kavramının yorumunu ön karar başvurusu konusu yapmıştır. Yerel mahkeme, şekil kavramının Yönergeye göre malın üç boyutlu özellikleriyle (hatları, ölçüleri veya görünüşü gibi) mi sınırlı olduğunu yoksa şekil kavramının renk gibi diğer özellikleri de mi kapsayıp kapsamadığını sormuştur.
Bugünkü (12.06.2018) kararında ABAD (C-163/16), “şekil” (= shape, form)” kavramının anlamı, AB Yönergesinde doğrudan tanımlanmadığından alışılagelmiş dildeki kullanımına göre belirlenmesi gerektiğine hükmetmiştir. Şeklin günlük dildeki kelime anlamından hareket eden ABAD, alanı sınırlandırılmış olmaksızın yalın bir rengin sadece kendisinin bir şekil gösteremeyeceğini tespit etmiştir.
ABAD, bu malın (ayakkabı) şekli veya malın bir kısmının şeklinin gerçi rengin alanının sınırlandırılmasında bir rol oynadığını belirtmesine rağmen tescilli olan bu markanın bir şekil markası olmadığını kabul etmiştir. Zira tescilde görünen bu şekil değil, bilakis sadece bu malın (ayakkabı) belli bir yüzeyini kaplanmış bir renk tescille korunmaktadır.
Somut olayda bu marka yüksek topuklu ayakkabı tabanlarının belirli bir şekline ilişkin değildir. Çünkü marka hakkında yapılmış olan tanımdan da anlaşılacağı üzere ayakkabının hatları tescilli markanın içeriğine dahil olmayıp, bilakis sadece tescil kapsamındaki kırmızı rengin ayakkabıda bulunduğu konumu (pozisyonu) korumaya hizmet etmektedir.
ABAD’ın bir başka tespitine göre somut olaydaki gibi uluslararası olarak tanınan işaretleme koduna göre belirlenebilir rengin esaslı unsuru olan bir işaretin münhasıran bir şekilden oluştuğunun kabul edilebilmesi den mümkün değildir.
KARAR ŞERHİ (Hamdi PINAR): ABAD, Louboutinkararı ile marka tescillerindeki şekil ve renk konularını birlikte ele almıştır. Bu kararla özellikle şeklin sınırının belli olup olmadığı ile renk markasının tescilli malın hangi pozisyonunda kullanılmasının gösterildiği tescillerin şekil markası değil, sadece soyut renk markası olarak kabul edildiğine ilişkin çok önemli yeni bir içtihat ortaya koymuştur. Soyut renk markalarının tescilinin oldukça zor olduğu ve renklere ilişkin içtihatlarda ayırt edicilik unsurunun istisnai olarak kabul edildiği bilinmektedir.
Soyut renk markalarına ilişkin talepler, Türkiye’deki ve AB ülkelerindeki yerel mahkemeler ile ABAD tarafından büyük çoğunlukla reddedilmektedir. Bu konu ABAD’ınLouboutinkararı yeni bir yönü ortaya çıkmıştır. Artık soyut rengin tescilinde bu tescilin kullanılacağı maldaki pozisyonunun da gösterilmesinin soyut rengin ayırt edicilik kazanmasına yeni bir boyut getireceği ve böylece soyut rengin ayırt edicilik yönünün daha kolay kazanılabileceği kanaatindeyiz.
Tescilde kullanılan malın hatlarının (şeklinin) gösterilmesi renk markasının bir şekil markasına dönüşmesini sağlamayacaktır. Ancak malın hatlarıyla (şekliyle) gösterilmiş olan renk, somut olaydaki gibi ayakkabının şeklinin değişmesi ile rengin boyutlarının da değişmesine sebep olabilecektir. Tescil edildiği sınıftaki malların özellikleri sebebiyle rengin dış boyutlarının değişmesi bu rengin aldığı pozisyonu değiştirmeyecektir. Bunun sonucu olarak da soyut rengin ayırt edicilik özelliğini de kaldırmayacaktır. Böylece soyut renklerde ayırt edicilik kazanma sadece soyut renk üzerinden tartışılmayacaktır. Ayrıca soyut rengin tescilinin talep edildiği sınıftaki malların üzerindeki pozisyonu (bulunduğu yer) da dikkate alınarak soyut rengin ayırt edicilik kazanması incelenmek zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Böyle bir durum soyut renklerde ayırt ediciliğin ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır. Bunun sonucu olarak da gelecekte özellikle malların belli yüzeylerini kaplayan soyut renk marka tescillerine yönelik ciddi bir talep artışının olacağı kanaatindeyiz. Bunun tabii sonucu olarak bu tür renk markalarının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başlangıçta ciddi sorunlara da sebep olacaktır.
Not: Yukarıdaki karar özetimiz ve şerhimiz ABAD’ın Louboutinkararının basın açıklamasına dayanılarak hazırlanmıştır. Zira ABAD, önce basın açıklaması ile kararını duyurmakta ve daha sonra da gerekçeli kararını yayınlamaktadır. Gerekçeli karar çıktığında kararın içeriği ve uygulamaya etkisi daha ayrıntılı bir şekilde tarafımızca değerlendirilecektir.
